為什么需要專利規(guī)避？

在實(shí)際的工作過程中，客戶經(jīng)常會有規(guī)避發(fā)明專利侵權(quán)的需求，特別是產(chǎn)品被投訴下架且經(jīng)判斷侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)比較高，而該類目前景大好的情況下。在此時(shí)賣家能夠面臨的兩個(gè)選擇是

①放棄該產(chǎn)品；

②尋求規(guī)避方案，重新出發(fā)。

但大部分的賣家規(guī)避的方式還停留在更改形狀，在發(fā)明專利的實(shí)施例基礎(chǔ)上做改變，增加部分東西或者將整體形狀進(jìn)行改動，在不了解發(fā)明專利描述的具體技術(shù)特征和實(shí)現(xiàn)方案的前提下，這樣的改動仍可能落入專利的保護(hù)范圍，存在一定的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

很多人不了解發(fā)明專利，一提到發(fā)明專利就覺得我的產(chǎn)品不管怎么改，肯定侵權(quán)，這個(gè)想法是比較片面的。人類社會發(fā)展至今，很多技術(shù)方法已經(jīng)完全公開，普遍運(yùn)用于我們的實(shí)際生活中，而這些方法的改革創(chuàng)新，能夠更加便利于生產(chǎn)生活，這樣的方法同樣可以申請注冊為新的專利。以磁吸這一方案為例，磁吸可以廣泛運(yùn)用于衣扣、包扣、窗簾或者其他需要附著的兩個(gè)物體。在磁吸進(jìn)入公共領(lǐng)域，失去創(chuàng)造性之后，人們可以在磁吸的基礎(chǔ)上進(jìn)行更多的研究并投入實(shí)踐，適用于更多領(lǐng)域，從而在多個(gè)領(lǐng)域上形成新方案并申請注冊發(fā)明專利以獲得20年的保護(hù)期限。

要想規(guī)避發(fā)明專利，需要了解這個(gè)專利在描述什么樣的技術(shù)特征以及它的保護(hù)范圍。根據(jù)《專利法》第二條規(guī)定，發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。當(dāng)這一技術(shù)方案被賦予了專利權(quán)，保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。

舉個(gè)例子

張三申請了一個(gè)手套的專利，專利內(nèi)容很簡單就是一個(gè)手套包括一個(gè)可以容納4個(gè)手指的腔室（記為特征A）并連接一個(gè)容納大拇指的腔室（記為特征B）。張三注冊了手套專利，并將技術(shù)轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品，投入市場銷售。

在手套銷售一段時(shí)間之后，李四在手套的基礎(chǔ)上增加了一個(gè)隔熱涂層（記為特征C），使手套具有防燙功能，滿足于微波爐用戶拿取食物的需求。

那么問題來了，李四可以將隔熱手套申請專利嗎？答案是可以的。

專利法鼓勵專利權(quán)人或者他人針對現(xiàn)有的的技術(shù)方案進(jìn)行創(chuàng)新并申請專利。隔熱手套解決了普通手套不耐熱這一問題，滿足了專利法規(guī)定的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性等條件。

還有一個(gè)問題是，李四可以生產(chǎn)銷售隔熱手套嗎？答案是不可以，存在侵權(quán)問題。

發(fā)明專利的侵權(quán)判斷原則主要有全面覆蓋原則和等同原則。根據(jù)最高院相關(guān)司法解釋規(guī)定，人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；

被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個(gè)以上的技術(shù)特征，或者有一個(gè)以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

上述例子中的手套專利特征為A+B,隔熱手套的特征為A+B+C，在全面覆蓋原則下只要后續(xù)的產(chǎn)品包含A+B的特征即可視為包含該專利記載的全部特征，從而落入手套專利的保護(hù)范圍內(nèi)?？蓞⒖加谙聢D理解：

圖片來源：跨境侵權(quán)Ella說

如果手套專利特征A：一個(gè)可以容納4個(gè)手指的腔，進(jìn)一步描述為腔室分割為4個(gè)單獨(dú)的隔間，分別容納小拇指、無名指、中指和食指，并連接一個(gè)容納大拇指的腔室（特征B），李四后來發(fā)明的隔熱手套是一個(gè)整體的腔室用于容納4根手指，這樣的話隔熱手套因?yàn)椴痪邆涓糸g這一特征而不至于落入專利的保護(hù)范圍內(nèi)。

圖片來源：跨境侵權(quán)Ella說

如何判定涉案產(chǎn)品是否會侵權(quán)專利，需要將產(chǎn)品與專利的claim進(jìn)行逐項(xiàng)比對，如果產(chǎn)品中缺少專利獨(dú)權(quán)描述的技術(shù)特征，則不侵權(quán)；如果產(chǎn)品包含專利獨(dú)權(quán)中描述的全部技術(shù)特征即有可能侵權(quán)。具體情況可參考下表：

因此，有些朋友在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，問我在原來的基礎(chǔ)上增加一個(gè)蓋子或者其他東西能不能規(guī)避這項(xiàng)專利，我的答案通常是不能。發(fā)明專利的規(guī)避竅門在于做減法，善于發(fā)現(xiàn)專利中無關(guān)緊要的特征并拋棄這一特征，這樣你的產(chǎn)品就不符合專利描述的全部特征，因此不會構(gòu)成侵權(quán)。

以水槽防水墊為例

2023年國人在佛羅里達(dá)州發(fā)起的一個(gè)發(fā)明專利維權(quán)，涉及水槽防水墊，涉案專利為US11559140B1。該專利的權(quán)利人是深圳的一家公司，該公司于2021-08-03在中國申請了實(shí)用新型專利，并在申請之后11個(gè)月主張優(yōu)先權(quán)在美國申請發(fā)明專利，專利于2023年2月順利獲準(zhǔn)下證。

圖片來源：亞馬遜

US11559140B1只有一個(gè)權(quán)利要求，且是直接從中國實(shí)用新型專利翻譯過來的，相對簡單。

1. 一種防水墊，包括墊體(1)和防水圍欄(2)，

所述防水圍欄(2)圍繞所述墊體(1)的邊緣設(shè)置，

所述墊體(1)還設(shè)有排水孔(3)，

所述排水孔(3)靠近所述防水圍欄(2);

其中，排水孔(3)在受水時(shí)呈凸形，排水孔(3)在排水時(shí)向下折疊成凹形。

圖片來源：USPTO

該專利描述的特征一共有三個(gè)，墊體(1)、防水圍欄(2)和排水孔（3），既然這個(gè)專利公開的是水槽下柜體防止水溢出的裝置，這個(gè)墊體是需要有一定的深度容納水槽溢出的水，那么墊體和防水圍欄將是這個(gè)專利的必要組成部分。至于排水孔，在墊子里裝有水的時(shí)候可以向下凹陷達(dá)到自動排水的作用，這一功能已經(jīng)跟部分賣家確認(rèn)并不是產(chǎn)品必須具備的組件，使用者只需要勤快點(diǎn)倒水仍然不影響這個(gè)防水墊的使用，因此可以去掉排水孔這一特征以達(dá)到規(guī)避該專利侵權(quán)的效果。

專利規(guī)避的前提是了解專利在描述什么樣的技術(shù)方案，以專利的claim為準(zhǔn)，根據(jù)獨(dú)立權(quán)利要求描述的特征進(jìn)行減法或者更改實(shí)現(xiàn)方式以達(dá)成規(guī)避的效果，我已經(jīng)通過同名公眾號分享了超過100件跨境熱門產(chǎn)品的專利分析和部分規(guī)避方案，如果你有專利分析或者專利規(guī)避的需求可以通過私信或者簡介聯(lián)系我。

（來源：跨境侵權(quán)Ella說）

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