近日，澳大利亞聯(lián)邦法院再次審理了一起涉及帶有意大利語(yǔ)元素商標(biāo)的消費(fèi)者理解問(wèn)題的案件。全體法官在Caporaso Pty Ltd v Mercato Centrale Australia Pty Ltd [2024] FCAFC 156一案中作出了判決。在評(píng)估侵權(quán)指控及無(wú)效的反訴中，聯(lián)邦法院認(rèn)定澳大利亞消費(fèi)者可能無(wú)法理解“mercato”一詞（意為市場(chǎng)或集市），但很可能會(huì)認(rèn)識(shí)到“centrale”一詞（意為中心或中央）的含義。

事實(shí)背景

Caporaso在阿德萊德經(jīng)營(yíng)一家家族式的意大利主題超市、餐廳和葡萄酒零售業(yè)務(wù)。Caporaso擁有三個(gè)包含“MERCATO”一詞的注冊(cè)商標(biāo)，包括一個(gè)普通文字商標(biāo)、一個(gè)以花體書寫的藝術(shù)文字商標(biāo)，以及“紅人標(biāo)志”（見下圖）。前兩個(gè)注冊(cè)商標(biāo)附有說(shuō)明：“申請(qǐng)人已告知，商標(biāo)中出現(xiàn)的意大利語(yǔ)‘MERCATO’的翻譯為‘市場(chǎng)（MARKET）’”，但“紅人標(biāo)志”商標(biāo)的注冊(cè)未包含此說(shuō)明。

澳大利亞商標(biāo)編號(hào)1299144

（“紅人標(biāo)志”）

Mercato Centrale在墨爾本市中心以“il Mercato Centrale”的名稱經(jīng)營(yíng)一家零售食品和飲料業(yè)務(wù)。該意大利風(fēng)格的美食廣場(chǎng)和市場(chǎng)早在2022年宣布計(jì)劃時(shí)，案件首次進(jìn)入審理，但直到今年9月才正式開業(yè)。Caporaso聲稱，Mercato Centrale使用包含“mercato”一詞的未注冊(cè)商標(biāo)侵犯了其注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。

Mercato Centrale 的未注冊(cè)標(biāo)志

撤銷文字商標(biāo)

Mercato Centrale 反訴稱 Caporaso 的商標(biāo)缺乏顯著性，理由是“mercato”一詞描述了商標(biāo)所注冊(cè)的商品或服務(wù)，特別是以意大利風(fēng)格銷售新鮮食品和即食餐點(diǎn)的市場(chǎng)。

Caporaso 的藝術(shù)化文字商標(biāo)（編號(hào) 1255041）

意大利語(yǔ)在澳大利亞廣泛使用，且有超過(guò)一百萬(wàn)的澳大利亞人聲稱擁有意大利血統(tǒng)。然而，在一審中，Mercato Centrale 的主要論點(diǎn)是“mercato”一詞已被普通澳大利亞消費(fèi)者認(rèn)可，并且對(duì)英語(yǔ)使用者而言，其熟悉程度相當(dāng)于“spaghetti（意大利面）”或“cappuccino（卡布奇諾）”等詞匯。根據(jù)澳大利亞詞典和專家的證據(jù)，法官認(rèn)定“mercato”一詞對(duì)相關(guān)英語(yǔ)使用者而言，在澳大利亞并不具有普通意義，因此，描述性論點(diǎn)未獲支持。此點(diǎn)并未上訴。

Mercato Centrale 還反訴，稱該商標(biāo)應(yīng)依據(jù)《商標(biāo)法》第62(b)條被取消注冊(cè)，理由是其注冊(cè)是基于虛假的重要陳述。例如，在申請(qǐng)“MERCATO”商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，John Caporaso 提交了一份聲明，稱其家族于1972年最初以“Imma and Mario’s Mercato”的名義創(chuàng)立了一家商業(yè)熟食店，實(shí)際上該店名為“Imma and Mario’s Continental”。

在上訴中，全院法庭認(rèn)為該條款旨在解決對(duì)商標(biāo)審查和核準(zhǔn)過(guò)程完整性構(gòu)成威脅的情況。全院法庭不同意一審判決，認(rèn)為該條款“關(guān)注的是在某種程度上對(duì)注冊(cè)申請(qǐng)核準(zhǔn)的決定具有實(shí)質(zhì)性影響的虛假陳述”。關(guān)于“MERCATO”商標(biāo)歷史和使用的虛假陳述，被審查員認(rèn)為是核準(zhǔn)注冊(cè)的重要因素之一，因此，純文字商標(biāo)被取消注冊(cè)。

侵權(quán)

在上訴聽證期間，各方均接受澳大利亞公眾不會(huì)識(shí)別“mercato”一詞，但問(wèn)題轉(zhuǎn)向消費(fèi)者對(duì)“centrale”一詞的理解。

在一審中，法官對(duì)“在普通英語(yǔ)中，形容詞不會(huì)跟在名詞之后”的觀點(diǎn)給予了相當(dāng)大的重視。然而，全院法庭在上訴中并不認(rèn)同這一觀點(diǎn)，指出形容詞跟在名詞后面的例子有很多，這種做法尤其在子品牌中非常常見，例如 Pepsi Max（百事極度） 或 Nescafé Gold（雀巢金牌）。

由于英語(yǔ)使用者可以將“centrale”一詞理解為“central”（中央的、中心的）的意思，法院認(rèn)為，許多消費(fèi)者會(huì)將“MERCATO CENTRALE”視為包含描述性附加詞“centrale”的標(biāo)志，這意味著它可能是“MERCATO”的變體或子品牌。因此，如果純文字商標(biāo)未被撤銷，便會(huì)構(gòu)成侵權(quán)行為。

這對(duì)其他商標(biāo)意味著什么？全院法庭認(rèn)為，藝術(shù)化文字商標(biāo)的一個(gè)核心特征是其采用卷曲的字體：“它所獲得的壟斷權(quán)并不是針對(duì)‘mercato’這一普通詞語(yǔ)的壟斷，而是針對(duì)登記簿上以藝術(shù)化字體呈現(xiàn)的該詞語(yǔ)?！?/p>

同樣，紅人標(biāo)志（Red Man Logo） 的一個(gè)核心且重要的特征是其中包含的紅色人物形象。而 Mercato Centrale 的商標(biāo)不包含任何接近紅人標(biāo)志的特征。全院法庭指出：

假想消費(fèi)者對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的記憶可能不完美，但也不會(huì)因此懷疑這些商標(biāo)是否與紅人標(biāo)志指代相同的商業(yè)來(lái)源。此外，若有人僅因?yàn)?Mercato Centrale 標(biāo)志包含“mercato”一詞以及一個(gè)中心有紅點(diǎn)的圖案，就懷疑 Mercato Centrale 標(biāo)志與紅人標(biāo)志指代的是相同的商業(yè)來(lái)源，那將是極度的粗心或愚蠢之舉。

因此，任何幸存的商標(biāo)均未被侵犯。

總結(jié)思考

意大利移民對(duì)澳大利亞的飲食文化產(chǎn)生了巨大影響，但正如本案所示，這并未必然轉(zhuǎn)化為普通公眾對(duì)意大利語(yǔ)的廣泛了解。澳大利亞沒有類似美國(guó)“外國(guó)語(yǔ)等同原則”（doctrine of foreign equivalents）的規(guī)定，但本案全院法庭的判決表明，一審法官對(duì)英語(yǔ)語(yǔ)法及消費(fèi)者理解類似“centrale”這種近似詞匯的能力的假設(shè)仍過(guò)于局限。

與此同時(shí)，隨著本案的勝訴以及有利于 il Mercato Centrale 的費(fèi)用裁定，該公司現(xiàn)可專注于其初創(chuàng)的商業(yè)運(yùn)營(yíng)。Buona fortuna! （意大利語(yǔ)的意思是“祝你好運(yùn)！”）

（來(lái)源：跨境白武士James）

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